해외상표등록의 필요성

산업재산권보호를 위한 파리협약에 의하면, 각국 상표 독립의 원칙을 취하고 있기 때문에 국내 특허청에 상표를 등록하는 경우 대한민국에서만 등록상표로서 보호되고 해외에서는 원칙적으로는 보호가 되지 않습니다. 따라서 국내에서 출원 또는 등록한 상표를 해외에서 보호받고자 하는 경우에는 보호받고자 하는 외국의 특허청에 상표등록출원하여 상표등록을 받아야만 합니다.

해외상표등록 방법

해외에의 상표등록출원을 하는 방법으로는, 통상의 상표등록출원의 절차와 마드리드 체제에 의한 국제출원절차로 나뉠 수 있으며, 현재 우리나라에 마드리드 의정서가 발효하였으므로 마드리드 체제에 따른 상표의 국제출원을 하실 수가 있습니다.

통상의 해외 상표출원

상표등록을 원하는 모든 국가에 각각 개별적으로 상표출원 하는 방법으로서, 파리루트를 통한 출원이라고도 합니다. 선(先) 출원(예, 한국 출원)에 대한 우선권을 주장하여 해외 출원하는 경우에는, 선출원의 출원일로부터 6개월 이내에 해당 국가에 출원하여야 우선권을 인정받을 수 있습니다. 유럽연합 회원국의 경우, 하나의 상표등록절차로 27개 회원국가들에 상표권의 효력을 발휘할 수 있는 유럽공동체상표제도(CTM, Community Trade Mark)를 운영하고 있으므로, 이 제도를 활용하면 유럽 27개국에 개별적으로 상표등록을 하는 절차를 하나의 절차를 통해 할 수 있는 장점이 있습니다.

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마드리드 의정서에 따른 국제 상표출원

2001년 개정 상표법에 반영된 마드리드 의정서에 의할 경우, 마드리드 의정서 가입국 84개국('11.7월)에 대해서는 국내 특허청을 통해 하나의 국제출원서를 영어로 작성하여 출원하면 출원인이 국제출원서에 지정한 국가에 동일한 날짜에 출원한 것으로 간주되기 때문에 국내 출원인의 해외상표등록절차가 매우 간소화되는 한편 비용도 매우 저렴하게 되는 장점이 있습니다. 다만, 이러한 국제출원을 하기 위해서는 국내에 기초가 되는 상표등록 또는 상표등록출원이 있어야 합니다. 마드리드 국제출원에 대한 좀더 상세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다.

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마드리드 국제출원 개요 및 효과

1. 기초요건

   대상이 되는 표장

   국제출원의 대상이 되는 표장은 우리나라의 특허청(본국관청)에 계속 중인 상표등록출원(기초출원) 및 / 또는 등록상표(기초등록)의 표장과 엄격히 동일하여야 함

   지정 상품(서비스업)의 범위

   국제출원에서 지정 가능한 상품(서비스업)은 기초 출원(등록)의 지정 상품(서비스업)과 동일 또는 그 범위 이내여야 함

2. 출원인 대한민국 특허청에 국제출원을 할 자격을 가진 자
   • 대한민국 국민이거나 대한민국 안에 주소(법인인 경우 영업소)를 가진 외국인으로서 대한민국 특허청에 계속 중인 자기의 상표등록출원 또는 자기의 둥록상표를 가진 자
   • 2인 이상이 공동으로 국제출원을 하고자 하는 경우에는 모두가 위의 요건을 충족하고 있을 것
3. 국제출원의 언어
   • 국제출원 언어는 영어, 불어 또는 스페인어 중 본국관청이 정함
   • 대한민국 특허청은 영어를 선택함
4. 국제등록
   • 국제사무국은 본국관청을 경유하여 제출된 국제출원이 의정서 상의 요건에 합치한다고 인정할 경우 이를 국제등록부에 등록
   • 국제사무국이 국제출원을 본국관청이 접수한 날로부터 2개월 이내에 접수한 때에는 본국관청이 접수한 날이 국제등록일이 됨
   • 본국관청이 국제출원서를 접수한 날로부터 2개월 이후에 국제사무국이 국제출원서를 접수하는 경우에는 국제사무국이 접수한 날이 국제등록일이 됨
   • 국제사무국은 당해 국제등록 사실을 지정국관청 및 본국관청에 통보하고 출원인에게 증명 서면을 송부
5. 국제등록의 존속기간
   • 국제등록은 국제등록일로부터 10년간 유효하며, 10년마다 갱신할 수 있음
   • 국제사무국에 한 번의 갱신 신청으로 각 지정국 모두에 대하여 갱신 가능
6. 지정국관청 심사
   • 지정 통지를 받은 각 지정국관청은 보호를 거절하는 취지의 통지를 일정기간 (1년 또는 18개월) 내에 국제사무국에 통보하지 않으면 해당 지정국은 그 표장을 지정국에 등록된 것과 동일한 보호를 해야 함

마드리드 국제상표출원의 장점 및 종속성

1. 장점

   해외상표출원 절차의 간편

   본국관청 (대한민국 특허청)에 하나의 출원서를 제출하는 것에 의해 여러 나라에 동시에 출원한 효과를 갖게 됨

   상표권 관리의 간편

   각 나라마다 존속기간 갱신, 소유권 이전, 명칭변경 신청 등의 절차를 따로 할 필요가 없이 국제사무국에만 신청하면 모든 지정국에서 동일한 효과를 갖게 됨

   사후지정에 의한 보호 확장의 가능

   사후지정 절차에 의해 최초 출원 시에 지정하지 않았던 국가는 물론 국제출원 시에 특정 국가에 대하여 상품 (서비스업)을 한정하여 지정한 경우에도 국제등록의 범위 이내라면 지정하지 않았던 상품 (서비스업)을 사후에 추가 지정할 수 있음

2. 마드리드 국제상표출원의 종속성
   • 국제출원의 기초 출원(등록)이 국제등록일로부터 5년의 기간이 만료되기 전에 거절·포기·무효 등이 된 경우 (제3자에 의한 집중공격에 의해 전부 또는 일부의 효력이 소멸된 경우와 기초출원인의 자진 감축 보정, 기초등록권자의 존속기간 미갱신 등 스스로 효력을 전부 또는 일부 소멸시킨 경우 모두 포함)
   • 국제출원에 의한 지정 상품 (서비스업)의 전부 또는 일부에 관한 국제등록이 취소되고, 그 결과로 모든 지정국에서 국제등록의 효과도 국제등록이 취소된 범위 내에서 효력을 상실되는 것을 말함

   집중공격 (Central Attack)

   본국관청에 출원 중이거나 등록된 기초 출원(등록)을 일정한 기간 내에 소멸시키면, 국제등록부상의 국제등록이 소멸하게 되어 각 지정국에서 심사 중인 것뿐만 아니라, 각 지정국의 심사를 거쳐 등록되어 있는 국제출원까지 모두 효력을 상실시킬 수 있는 제도임. 따라서 이해관계인이 본국관청의 기초출원(등록)을 집중공격하여 이를 소멸시키면 지정국에서 등록된 상표를 모두 무효시킬 수 있음